Pasado por alto, pero poderoso: combinaci贸n de reexamen ex parte y 谤别惫颈蝉颈贸苍 inter partes
En In Re Gesture Technology Partners, LLC, Caso n.潞 2025-1075 (Fed. Cir. 1 de diciembre de 2025) (芦骋别蝉迟耻谤别禄), el Tribunal Federal de Apelaci贸n reforz贸 el poder de ex parte como herramientas poderosas para invalidar patentes activas y caducadas en combinaci贸n con revisiones inter partes (芦IPR禄), al sostener que la disposici贸n de impedimento de 35 U.S.C. 搂 315(e)(1) no se aplica a las revisiones ex parte , ya que los solicitantes no participan en el procedimiento de reexamen; y que la Oficina de Patentes tiene jurisdicci贸n sobre ex parte ex parte relativos a patentes caducadas, ya que los titulares de las patentes conservan algunos derechos despu茅s de la caducidad de la patente, lo que puede dar lugar a un caso o controversia vigente que puede resolverse mediante un reexamen ex parte .听
En Gesture, el titular de la patente apel贸 una decisi贸n de reexamen ex parte de reexamen de la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (芦la Junta禄) que confirmaba la no patentabilidad de las reivindicaciones 1 a 30 de la patente estadounidense 7.933.431 (芦la patente 431禄) por ser anticipadas u obvias. La 谤别惫颈蝉颈贸苍 en cuesti贸n se solicit贸 mientras estaban pendientes dos IPR que pretend铆an invalidar todas las reivindicaciones de la patente '431. Una de las dos IPR fue solicitada por Unified Patents LLC, una organizaci贸n de la que ex parte es miembro. La Junta emiti贸 una decisi贸n final por escrito en cada IPR invalidando todas las reivindicaciones de la patente '431 excepto dos. Desde entonces, el Tribunal Federal de Apelaci贸n ha confirmado ambas decisiones de IPR.听
Tras las decisiones definitivas en ambos IPR, Gesture solicit贸 la terminaci贸n del ex parte , alegando que, como miembro del IPR de Patentes Unificadas, el solicitante estaba impedido, en virtud del art铆culo 35 U.S.C. 搂 315(e)(1), para mantener el procedimiento de reexamen pendiente en la Oficina de Patentes. La Oficina de Patentes deneg贸 la petici贸n y concluy贸 que la disposici贸n de impedimento del art铆culo 搂 315(e)(1) no se aplica a los procedimientos ex parte . Posteriormente, un examinador emiti贸 una resoluci贸n definitiva en el ex parte , rechazando las dos reivindicaciones restantes no canceladas de la patente '431 por estar anticipadas por el estado de la t茅cnica, y la Junta confirm贸 el rechazo e invalid贸 todas las reivindicaciones de la patente '431.听
En la apelaci贸n, Gesture argument贸 que la Oficina de Patentes cometi贸 un error al determinar que la disposici贸n de impedimento de 35 U.S.C. 搂 315(e)(1) no se aplica a los procedimientos ex parte pendientes procedimientos de reexamen ex parte . Gesture argument贸 adem谩s que la Oficina de Patentes no tiene jurisdicci贸n sobre la patente '431 porque esta ha expirado.听
El art铆culo 35 U.S.C. 搂 315(e)(1) no es aplicable a los procedimientos ex parte en curso procedimientos de reexamen ex parte聽.
El Tribunal Federal de Apelaci贸n dictamin贸 que 芦la disposici贸n de impedimento de 35 U.S.C. 搂 315(e)(1) no es aplicable contra la Oficina de Patentes en procedimientos ex parte聽禄. El Tribunal Federal de Apelaci贸n aclar贸 que un solicitante solicita una ex parte , pero no mantiene el procedimiento. Es la Oficina de Patentes la que lo mantiene. Adem谩s, aparte de la respuesta opcional prevista en el art铆culo 35 U.S.C. 搂 304, el ex parte no prev茅 ninguna participaci贸n del solicitante en el procedimiento de reexamen.听
Desde la promulgaci贸n de la Ley Leahy-Smith America Invents Act, la orientaci贸n de la Oficina de Patentes sobre los art铆culos 315(e)(1) y 325(e)(1) ha sido que las disposiciones de impedimento no se aplican a los procedimientos de reexamen pendientes . MPEP 搂 2210. Esta orientaci贸n ha sido ahora convertida en ley por el Tribunal Federal de Apelaci贸n.听
Sin embargo, la Oficina de Patentes sostiene que las disposiciones de impedimento de 搂 315(e) y 搂 325(e) 芦solo proh铆ben la presentaci贸n de una solicitud posterior de ex parte , una vez que se aplica la preclusi贸n禄. MPEP 搂 2210. Hasta ahora, la mayor铆a de las ex parte se han dado por concluidos debido a una certificaci贸n inadecuada en virtud del art铆culo 37 CFR 1.510(b)(6). Por lo tanto, los solicitantes pueden evitar realizar una certificaci贸n inadecuada en virtud del art铆culo 1.510(b)(6) presentando una ex parte ex parte antes de presentar una IPR, junto con la IPR, o en cualquier momento antes de que se emita una decisi贸n final por escrito de la IPR. Adem谩s, los solicitantes pueden considerar la posibilidad de presentar diferentes reclamaciones en la IPR y en la ex parte聽.
La Oficina de Patentes tiene jurisdicci贸n sobre revisiones ex parte聽relativas a patentes caducadas.
El Tribunal Federal de Apelaci贸n tambi茅n concluy贸 que, al igual que en el caso de los derechos de propiedad intelectual, 芦la Junta tiene jurisdicci贸n sobre ex parte聽relativas a patentes caducadas禄. El Tribunal Federal de Apelaci贸n declar贸 que el razonamiento que aplic贸 a los IPR en Apple Inc. contra Gesture Tech. Partners, LLC, 127 F.4th 364, 368-69 (Fed. Cir. 2025), cert. denegada, n.潞 24-1280 (EE. UU., 17 de noviembre de 2025), en el que confirm贸 que la Junta tiene jurisdicci贸n sobre los IPR relativos a patentes caducadas, tambi茅n se aplica a los ex parte聽reex谩menes. En concreto, 芦el titular de una patente conserva algunos derechos despu茅s de que esta haya expirado, incluido el derecho a demandar por da帽os y perjuicios pasados, lo que puede dar lugar a un caso o controversia vigente que puede resolverse mediante un ex parte聽禄.听
Ex Parte y combinaci贸n de reexamen y derechos de propiedad intelectual
Los solicitantes de derechos de propiedad intelectual deben considerar la posibilidad de aprovechar ex parte reex谩menes ex parte en combinaci贸n con un IPR para aumentar las posibilidades de invalidar todas las reivindicaciones de una patente. Un 谤别惫颈蝉颈贸苍 ex parte es una forma pasiva de obtener el mismo resultado que un IPR y puede tener efectos sin茅rgicos de invalidaci贸n, como se muestra en este caso. Los solicitantes tambi茅n pueden considerar la posibilidad de presentar una ex parte en lugar de solicitar la incorporaci贸n a un IPR existente. Un 谤别惫颈蝉颈贸苍 ex parte tiene varias ventajas:聽
1) La disposici贸n de impedimento de 35 U.S.C. 搂 315(e)(1) no se aplica a un procedimiento ex parte ;听
2) Las patentes caducadas pueden ser reexaminadas;听
3) El ex parte puede presentarse de forma an贸nima;听
4) La reexamen ex parte reexamen ex parte se limita a dos acciones administrativas;听
5) El solicitante no mantiene el procedimiento, pero puede optar por responder a una declaraci贸n preliminar del titular de la patente;听
6) La ex parte no requiere descubrimiento ni declaraci贸n porque la Oficina de Patentes mantiene el procedimiento;听
7) No hay l铆mites de palabras o p谩ginas;听
8) El umbral para conceder una solicitud de ex parte es determinar la presencia de una 芦nueva cuesti贸n sustancial de patentabilidad禄 (SNQ); y聽
9) El procedimiento no est谩 sujeto a una denegaci贸n discrecional en virtud del art铆culo 35 U.S.C. 搂 314.听
A medida que el panorama de los procedimientos posteriores a la concesi贸n sigue evolucionando, es importante comprender c贸mo combinar estrat茅gicamente herramientas como ex parte聽reex谩menes ex parte y los derechos de propiedad intelectual (IPR) puede marcar una diferencia decisiva a la hora de proteger 鈥攐 impugnar鈥 valiosos activos de propiedad intelectual.
