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En la publicada bajo la dirección del director Squires, la USPTO propone modificar las normas de práctica relativas a las denegaciones discrecionales para iniciar procedimientos de revisión inter partes (IPR). Las normas propuestas reflejan las preocupaciones de la actual administración con respecto a las impugnaciones en serie y paralelas de la misma patente y su amenaza para nuestra economía centrada en la innovación. Además de «promover la coherencia en todos los procedimientos de IPR» y «limitar las circunstancias en las que un tribunal de distrito y la PTAB considerarán cuestiones idénticas o estrechamente relacionadas», la USPTO espera que los cambios normativos propuestos «tengan un impacto positivo en la economía» al «aumentar la fiabilidad de los derechos de patente y la previsibilidad de los litigios sobre patentes» y «reducir los gastos generales de los litigios sobre patentes y los costes de transacción para la concesión de licencias de patentes».

La USPTO «invita al público a enviar comentarios sobre si esta norma propuesta logra el equilibrio adecuado entre eficiencia, equidad y estabilidad en el sistema de patentes». La notificación del Registro Federal establece un plazo de solo 30 días para enviar comentarios públicos, por lo que las partes interesadas deben actuar con rapidez para garantizar que se tengan en cuenta sus opiniones.��

Aspectos destacados de los cambios propuestos��

de la USPTO destaca los siguientes aspectos de la normativa propuesta por la USPTO, que:

• Exigir al solicitante de derechos de propiedad intelectual que presente una estipulación por la que se compromete a no presentar impugnaciones por invalidez en virtud de los artículos 102 o 103 del título 35 del Código de los Estados Unidos en otros foros.
• Establecer que la USPTO no iniciará un procedimiento de IPR cuando la USPTO u otro foro ya haya dictaminado sobre la patentabilidad o la validez de las reivindicaciones.
• Establecer que la USPTO no iniciará un procedimiento de IPR cuando sea probable que otro procedimiento determine la patentabilidad o la validez de las reivindicaciones en virtud de los artículos 102 o 103 en primer lugar.
• Permitir a la USPTO iniciar un procedimiento de IPR a pesar de una resolución previa o una determinación anticipada sobre la patentabilidad o validez cuando existan circunstancias excepcionales.

Según la Notificación del Registro Federal, las nuevas normas «centrarían los procedimientos [de derechos de propiedad intelectual] en las reivindicaciones de patentes que no hayan sido impugnadas anteriormente en litigios o en los que el litigio anterior se haya resuelto en una fase temprana», y «tienen por objeto promover la equidad, la eficiencia y la previsibilidad en las disputas sobre patentes».��

Promoción de derechos de patente fiables para apoyar la inversión en innovación

La sección «Antecedentes» de la propuesta normativa los presenta como una forma de promover «derechos de patente fiables», esenciales para la comercialización de la innovación, y advierte de que los desafíos en serie amenazan con socavar nuestra economía centrada en la innovación. Según la Notificación, «aproximadamente el 54 % de todas las solicitudes de derechos de propiedad intelectual presentadas desde la aprobación de la AIA son una de las múltiples solicitudes contra la misma patente» y «más del 80 % de los derechos de propiedad intelectual tienen litigios pendientes en tribunales de distrito en los que el solicitante también impugna la validez de la patente».

Los derechos de patente fiables animan al inventor y a otros a invertir en la tecnología patentada, ya que les dan la confianza de que serán ellos, y no sus competidores, quienes cosechen los beneficios de sus esfuerzos. […] Las múltiples impugnaciones de una misma patente a través de los derechos de propiedad intelectual ponen en peligro la fiabilidad de los derechos de patente y los incentivos para invertir en nuevas tecnologías.��

La sección «Antecedentes» analiza la naturaleza subjetiva de las determinaciones de invalidez y el concepto de que, si se «lanza el dado» suficientes veces, incluso las patentes más sólidas pueden invalidarse:��

Incluso las patentes más sólidas pierden su fiabilidad cuando se someten a impugnaciones de validez en serie o en paralelo. Determinar si una reivindicación de patente cumple los requisitos legales de patentabilidad es a menudo una cuestión de criterio sobre la que personas razonables pueden discrepar. […] Dado que personas razonables pueden discrepar, y a menudo lo hacen, sobre si una reivindicación de patente concreta cumple los requisitos legales, las patentes no pueden cumplir su función económica si se someten continuamente a una revisión de novo.��

Consideremos una reivindicación de patente hipotética en la que el 70 % de los profesionales con experiencia en materia de patentes concluirían que la reivindicación se concedió correctamente, y el 30 % se opondría a esa conclusión. Dicha reivindicación de patente parece fiable, ya que una mayoría sustancial de profesionales cree que es patentable y que se concedió correctamente. Sin embargo, si la patente se somete a repetidas revisiones de patentabilidad de novo cada vez que se aplica, dejará de ser fiable. ... Una patente con un 70 % de posibilidades de superar una revisión de patentabilidad de novo tiene menos del 50 % de posibilidades de resistir dos o más impugnaciones de patentabilidad de novo. ...��

La sección «Antecedentes» analiza la historia legislativa de las leyes sobre derechos de propiedad intelectual e invoca la autoridad delegada por el Congreso «para identificar las circunstancias en las que los procedimientos de derechos de propiedad intelectual beneficiarían o no al sistema de patentes». La sección «Antecedentes» también analiza la alta incidencia de impugnaciones de patentes en serie y paralelas, y afirma que los litigios paralelos sobre derechos de propiedad intelectual y los litigios ante los tribunales de distrito o la Comisión de Comercio Internacional pueden aumentar los costes y la complejidad de la resolución de disputas sobre patentes.

Conservar recursos para apelaciones ex parte apelaciones��

Según la Notificación, los cambios normativos propuestos permitirán a la USPTO dedicar más recursos a la tramitación de recursos ex parte contra denegaciones de solicitudes de patente pendientes por parte de los examinadores. La resolución rápida de los recursos ex parte, que puede ser necesaria para garantizar la concesión de una patente, es un objetivo importante de la actual administración, ya que «la resolución tardía de los recursos ex parte puede impedir o retrasar la creación de empresas o la obtención de capital, lo que, a su vez, retrasa el lanzamiento o la comercialización de tecnologías patentadas». La USPTO señala que una apelación ex parte ante la PTAB es la única opción para impugnar el rechazo de un examinador, mientras que «las IPR no son el único mecanismo para impugnar la validez de una patente concedida».

Detalles de los cambios propuestos��

Todos los cambios propuestos se aplicarían al artículo 37 C.F.R. § 42.108, titulado «Institucionalización de la revisión inter partes», y añadirían los nuevos párrafos (d)-(f):

(d) Estipulación requerida para la eficiencia. La revisión inter partes no se iniciará ni mantendrá a menos que cada solicitante presente una estipulación ante la Junta y cualquier otro tribunal en el que se esté litigando o se litigue posteriormente en relación con la patente impugnada, en la que se indique que, si se inicia un juicio, el solicitante y cualquier parte realmente interesada o vinculada al solicitante no alegarán motivos de invalidez o no patentabilidad con respecto a la patente impugnada en virtud de los artículos 35 U.S.C. 102 o 103 en ningún otro procedimiento.

Según la Notificación, «la opinión [de la USPTO] es que este requisito promovería la equidad y la eficiencia al canalizar impugnaciones de patentes similares a un único foro y garantizaría que los derechos de propiedad intelectual sirvieran, en general, como sustituto completo de al menos alguna fase del litigio».��

(e) Reivindicaciones consideradas válidas en procedimientos anteriores. No se iniciará ni mantendrá una revisión inter partes si una reivindicación impugnada o una reivindicación independiente de la que depende una reivindicación impugnada:

(1) Juicio ante un tribunal de distrito de los Estados Unidos: no fue declarado inválido en virtud de los artículos 35 U.S.C. 102 o 103 por un tribunal de distrito o un jurado tras un juicio sin jurado o con jurado en una decisión o veredicto que no haya sido anulado o revocado en la parte pertinente;��

(2) Sentencia sumaria del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos: un tribunal de distrito determinó que no era inválida en una sentencia sumaria en la que no se encontró ninguna controversia sobre hechos relevantes en virtud de los artículos 35 U.S.C. 102 o 103 que no haya sido anulada o revocada en la parte pertinente.��

(3) Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos: no se consideró inválida en virtud de los artículos 35 U.S.C. 102 o 103 en la resolución inicial o definitiva de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos que no haya sido anulada o revocada en la parte pertinente;��

(4) Decisión final por escrito de la PTAB: no se consideró no patentable en una decisión final por escrito de la Junta en virtud de los artículos 35 U.S.C. 318(a) o 328(a) que no haya sido anulada ni revocada.��

(5) Reexamen ex parte: se consideró patentable en una resolución administrativa o decisión de la Junta tras una solicitud de reexamen presentada en virtud del capítulo 30 del título 35 del Código de los Estados Unidos por alguien que no fuera el titular de la patente, la parte realmente interesada o un tercero vinculado al titular de la patente; o��

(6) Circuito Federal: se consideró no patentable o inválido en virtud de los artículos 35 U.S.C. 102 o 103 en una resolución, pero dicha resolución fue revocada en la parte pertinente por el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito Federal.

La Notificación aclara que esta norma «se extendería a las reivindicaciones dependientes cuando la reivindicación independiente de la que dependen ya haya sido objeto de examen».��

(f) Litigios paralelos: no se iniciará ni mantendrá una revisión inter partes si, con mayor probabilidad, se da alguna de las siguientes circunstancias con respecto a una reivindicación impugnada o una reivindicación independiente de la que depende una reivindicación impugnada, antes de la fecha límite para la decisión final por escrito de conformidad con el artículo 35 U.S.C. 316(a)(11):��

(1) Tribunal de Distrito de los Estados Unidos: juicio en un tribunal de distrito en el que una parte impugna la patente en virtud de los artículos 35 U.S.C. 102 o 103.��

(2) Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos: una resolución inicial o definitiva de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos con respecto a los artículos 35 U.S.C. 102 o 103; o��

(3) Decisión final por escrito de la PTAB: emisión de una decisión final por escrito por parte de la Junta en virtud de los artículos 35 U.S.C. 318(a) o 328(a).

La Notificación no incluye comentarios adicionales sobre este nuevo párrafo propuesto.��

(g) Incoación en circunstancias extraordinarias. Si un panel de la Junta determina que existen circunstancias extraordinarias que justifican la incoación, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados (d), (e) o (f), el Panel remitirá el asunto al Director, quien podrá incoar personalmente una revisión inter partes. Las circunstancias extraordinarias pueden incluir la determinación por parte del Director de que la impugnación previa que impedía la institución se inició de mala fe, por ejemplo, con el fin de impedir futuras impugnaciones, o que la impugnación previa ha dejado de ser relevante a la luz de un cambio sustancial en una ley o en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Las circunstancias inusuales y extraordinarias no incluirán antecedentes nuevos o adicionales, nuevos testimonios de expertos, nueva jurisprudencia (salvo lo dispuesto anteriormente) o nuevos argumentos jurídicos, ni la falta de apelación por parte de un impugnador anterior. Ni el Director ni la Junta renunciarán a los requisitos de los párrafos (d), (e) o (f) de esta sección, salvo lo dispuesto en este párrafo. Las peticiones frívolas o abusivas en virtud de este párrafo podrán ser sancionadas adecuadamente, incluso con la imposición de las costas de los abogados.

Según la Notificación, el nuevo párrafo (g) «permitiría la institución, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos (d), (e) o (f), basándose en circunstancias extraordinarias», pero «para garantizar la previsibilidad de las decisiones de institución, esta sección propuesta identifica ejemplos específicos de posibles circunstancias extraordinarias y ejemplos de circunstancias que no son extraordinarias».

¿Cómo responderán las partes interesadas?��

Será interesante ver cómo responden las partes interesadas a la propuesta de reglamentación. Sin duda habrá comentarios a favor y en contra. La propuesta de reglamentación ya responde a las peticiones de que la USPTO utilice el proceso de reglamentación, pero es probable que las partes interesadas que consideran los procedimientos de IPR como una opción importante argumenten que al menos algunos de los cambios propuestos exceden la autoridad de la USPTO.��